中央指导意见下企业知识产权工作的战略战术(下)

2020-04-03 10:38 469 0
作者|闫春辉、马东晓


近期,国资委、国家知识产权局印发了《关于推进中央企业知识产权工作高质量发展的指导意见》(简称“《指导意见》”)。笔者认为,该指导意见不仅再次彰显了知识产权的重要性,还强调了知识产权工作的“高质量”,更体现了知识产权工作的“闭环”思路,不仅应受到央企、国企的重视,还可被其他企业参考借鉴。由此出发,笔者在上篇文章中已对企业知识产权工作的重点原则“战略”、企业知识产权创造、运用的“战术”进行了说明。本篇笔者将继续结合实务经验,浅谈企业在知识产权保护、管理以及工作保障中的“战术”。




(三)知识产权保护
近年来,党和国家领导人在多个场合多次强调知识产权保护的重要性,为贯彻落实党中央、国务院关于强化知识产权保护的决策部署,进一步完善制度、优化机制,中共中央办公厅、国务院办公厅于2019年底印发了《关于强化知识产权保护的意见》。
1.完善的商业秘密保护。从保护对象来看,很多企业往往不清楚自身哪些文件和信息是商业秘密,或者仅进行抽象的列举。从秘密管理来看,很多企业在商业秘密的载体、传输、使用等方面无统一规范。从保密措施来看,很多企业采取的保密措施过于简单或针对性不强。对于企业尤其将商业秘密作为核心资产并用于营利的企业而言,上述做法实际意义有限,且隐藏着巨大风险。
笔者在Alpha案例库[1]中检索看到,在侵害商业秘密民事纠纷中,原告一审撤诉率达到45%以上,而进入实体审理的案件,原告胜诉率仅为10%左右。

上述数据的背后反映了权利人在商业秘密维权时的步步维艰。很多当事人在诉讼中能够把案件经过描述的绘声绘色,但实际可用于支持诉讼的证据寥寥无几。虽然目前《反不正当竞争法》第三十二条、2020年1月15日中美第一阶段经贸协议第一章第一节第1.5条之二[2]在举证责任层面作出了对商业秘密案件原告更为有利的安排,但原告仍应承担必要的举证责任,例如至少应当提供初步证据证明其已经对所主张的商业秘密采取了保密措施。
在实践中,企业往往仅在内部制度、劳动合同中笼统规定一句“本单位的技术信息和经营信息属于商业秘密,本单位员工应予以严格保密”或类似表述。该做法在商业秘密民事诉讼中难以被认定为构成权利人为防止信息泄漏采取了与其商业价值等具体情况相适应的合理保护措施。另外,由于保密信息在原告的控制下,仅仅证明采取了保密措施可能是不够的,[3]法院通常还是会让原告明确其主张保护的“秘密点”内容,此时原告往往非常头疼,最终陈述的秘密点要么含糊不清(抛开诉讼策略因素),要么归纳的不合理,为后续侵权认定带来隐患。
为了更好的管理和保护自身商业秘密,首先,企业应当制定完善的商业秘密管理制度,通过一份或多份文件,“管物”(商业秘密的确定、内容、密级、期限等)、“管事”(商业秘密的使用、传输、泄露或被侵犯时的处理等)、“管人”(保密责任人、权限、外来人员管理)。其次,企业应根据商业秘密的确定方法,及时对技术信息和经营信息进行筛选,确定应当保密的具体信息单元及其非公知性情况。第三,企业应在有条件的情况下制定保密信息分级办法,根据重要性的不同,对保密信息确定不同的保密级别,进行分级管理。第四,企业应针对不同的保密信息,设立商业秘密管理人,采取的保密措施应当可识别、能够体现企业的保密意图,例如对涉密信息采取技术措施和设定访问权限,与关键技术人员、第三方签订的保密协议或条款中包括保密内容、范围、措施等。
2.必要的FTO尽职调查。实际上,除了对自身知识产权的保护,企业经常面临的关联问题是如何控制侵犯他人知识产权的风险,毕竟加大知识产权保护力度同时意味着提高侵权代价和违法成本。尤其是,越来越多企业的业务延伸至海外,面对不同的市场环境、法律规则体系和竞争对手,知识产权风险控制更加不能缺席。企业通常会在产品上市之前委托外部律师进行可自由实施(Freedom to Operate,简称FTO)尽职调查,一方面用于评估产品上市后的风险,另一方面在被诉侵权时主张不具有主观恶意。但一份怎样的FTO尽职调查报告才较为有用呢?笔者认为应满足如下四点:调查方法合理、调查范围全面、分析意见有据、应对措施得当
同时,在尽职调查的时间上,笔者建议第一次FTO尽职调查可提前至新产品开发时。当然,此时的FTO尽职调查不必过于详细,因为后续产品可能会发生变化。此时的调查重点应当是检索竞争对手的相关知识产权状况或有针对性的扩大检索,如果发现与他人知识产权冲突的情形,不仅可以及时采取规避设计、更换包装、标识等措施,避免研发、生产成本的浪费,还可以更早识别并避免潜在纠纷。需要注意的是,不论FTO尽职调查的时间节点如何,对于已发现的存在侵权风险的他人尚未获得授权的知识产权,例如专利申请,不能因为其保护范围后续可能发生变化而忽略或轻易降低风险等级,除非有证据证明其权利要求保护范围将缩小或不具有授权前景,同时应当持续追踪专利申请的审查和授权情况,以便及时进一步明确或排除风险。
3.有效的维权或应对机制。知识产权强保护的实现并不仅仅是政策导向问题,还取决于权利人的维权能力。如果权利人没有充分的证据证明权属、及时发现和固定侵权事实、侵权人获利或因侵权遭受的损失等,维权可能收效甚微甚至无功而返。上文提到的商业秘密维权即是一例。首先,企业应当重视知识产权的有效管理,了解自己手里有哪些“牌”、有哪些“好牌”。其次,企业应注意保留知识产权形成过程中的必要文件和信息,例如计算机软件、美术作品的开发过程、创作过程文件。第三,企业应当建立有效的监控和举报制度,以便及时发现侵权线索或侵权行为。第四,企业应注意有效固定侵权证据,避免证据灭失,以便为后续维权奠定基础。
由于原告有很长的诉讼准备周期,而被告答辩期相对有限,如果企业作为被告被他人主张知识产权,往往会担心“一步走错,满盘皆输”。如果诉讼发生在海外,则更加令人“神经紧张”。笔者建议,企业应当做到“有所预案”“知己知彼”。关于“有所预案”,企业可将遭受侵权指控时的响应机制纳入下文提及的知识产权管理制度,包括内部评估和调查、法律服务机构的选聘、证据收集等。关于“知己知彼”,企业应将对当地知识产权相关法律环境情况、可能遭受的维权措施、可行的应对措施纳入产品上市之前的调查范围。而在产品投入市场后,企业需要继续监视竞争对手的知识产权布局情况、就相关知识产权提起的纠纷情况(预警),预判自身可能面临的纠纷。(四)知识产权管理很多企业只重视技术开发和实际生产,不重视自身的知识产权管理,这在许多处于发展初期的企业中表现的尤为明显。管理层面的缺失,将导致企业员工的大量知识产权相关行为存在不合规现象,甚至造成侵权或企业资产流失。
1.知识产权部门和人。很多企业在设立知识产权部门和人员时十分纠结定位和职能问题。实际上,知识产权管理部门和管理人员更多是知识产权工作的管理主体,而并不当然是知识产权工作的开展和实施主体。在实践中,知识产权管理部门可以是专门的部门,也可以视实际情况纳入既有部门(主要是法务部门或技术部门)。知识产权管理人员可以仅存在于知识产权管理部门,也可以在各部门均设立知识产权管理人员。作为管理主体,知识产权管理部门和管理人员的出现场景通常是建章立制、知识产权相关调研、监督、宣贯,根据部门和职能划分的不同,其还可能负责风险控制、专利挖掘等工作。
2.知识产权制度建设。知识产权管理制度建设是企业合规建设的重要组成部分,完善的知识产权管理制度可以为各项知识产权工作的开展提供明确指引,有效避免企业决策风险。建设知识产权管理制度中比较关键的问题,一是知识产权制度应具有全面性,能够将知识产权工作串联起来;二是应与既有制度(如有)一脉相承、与其他制度兼容、不同知识产权制度之间相互配合、处理类似事项时采用类似做法;三是应避免喊口号式或倡导式的内容,而应具有可操作性,可操作性的实现可以通过与业务流程相匹配而实现;四是应能够切实解决实际问题,而不能流于形式,反而徒增员企业和员工负担;五是应定期或针对新出现的问题及时进行修订和完善。
3.知识产权信息化。国外对知识产权信息化的探索更早,脚步也更快些,早期形式是知识产权政府行政部门的信息管理系统,例如美国专利商标局网站的商标信管系统,且体现了较为明显的仅针对单一知识产权的特点,或者更类似于公众数据库。随着我国企业自身知识产权产量和工作的增加,实践中出现了根据企业“定制”知识产权信息化管理系统的需求。例如,笔者通常建议企业在知识产权制度中要求建立知识产权台账,用于管理知识产权的“生老病死”,并对外开展专利预警、商标监控、侵权行为监控工作等。但知识产权无形性的特点,使其在创造、运用、保护、维护等阶段涉及大量动态信息,如果完全采用纸质载体,不仅效率低下,也可能出现工作不规范甚至纰漏。例如,知识产权在授权确权阶段工作涉及的时限,一旦过期,后果无法弥补。知识产权信息化即可以很好的解决这一问题。但总体上看,我国知识产权信息管理系统的研究开发存在领域单一、功能单一,[4]或者和企业既有信息管理系统不兼容的问题。笔者建议,企业应当在追求知识产权信息化时注重与自身业务的充分融合,这不仅包括知识产权业务流程的在线化和规范化,还包括对所在行业和领域的倾向性。前者例如专利申请流程控制、缴费提醒、商业秘密访问权限控制等。后者例如近期成为热点的“新基建”领域,相关企业可针对通讯、人工智能相关知识产权的主要类型和特点,采用数据流模型、事务流模型、用户需求模型[5]或综合模型,搭建信息化系统,以实现有效的知识产权管理、收集、统计和分析。(五)知识产权工作保障
1.知识产权意识提升。《指导意见》第二十条专门提出,“进一步强化对知识产权工作的重视,企业主要负责同志要亲自研究部署,领导班子中明确专人分管”。实践中,领导知识产权意识的提升是企业知识产权工作的“加速剂”和“润滑剂”,企业知识产权权管理的快速提高离不开领导的重视,各部门的协同联动离不开领导的统筹安排。需要注意的是,此处的“领导”不仅是企业主要负责人,还应当包括每一层级的负责人。同时,广大员工知识产权意识的提升是企业知识产权工作的基础之一,只有在思想上对知识产权问题常抓不懈,才能充分发挥企业员工的主观能动性,为企业知识产权工作带来源源不断的动力。
2.知识产权人才培养。企业知识产权工作“理想很丰满,现实很困难”,实践中很多企业在知识产权人才的问题上捉襟见肘,即便有外部律师合作,找到一个能够胜任知识产权工作的人并不容易,好不容易熟悉了相关工作又跳槽走的情况亦屡见不鲜。此时,上文提到的建设有可操作性的知识产权制度可能尤为关键。实际上,知识产权工作并非一人或一部门之事,除了在制度上进行规范,企业可实施(笔者称为)“大人才战略”,通过开展各类培训等工作,从整体上提高内部人员的知识产权能力。这在那些没有条件设立专门的知识产权管理部门或知识产权管理人员的企业中显得尤其重要。
3.知识产权激励制度。激励制度是奖惩的一部分,实践中主要包括晋升激励、金钱激励等,虽然“稍显庸俗”,但却是企业激发创新活力的“催化剂”之一。制定合理的知识产权激励制度也是企业避免纠纷的有效措施。例如,我国《专利法实施细则》和《职务发明条例》规定了单位可以与发明人、设计人约定或者在其依法制定的规章制度中规定奖励、报酬的方式和数额,如果没有规章制度规定或约定的,则规定了法定标准。此外,需要特别注意的是,在确保公平的同时,企业还应当重视知识产权激励制度的合理性。笔者在处理一个项目时,就发现既有制度导致了技术研发人员为了追求更多的获得奖励,反而影响公司获得专利的质量或地域范围的情况。

结  语
由上可见,不论发展阶段如何、经营模式如何、规模大小如何、技术领域如何,企业都应当重视知识产权并将知识产权工作当作一项“系统工程”、“动态工程”、“长期工程”来对待。并且由上文可见,企业知识产权工作范围广、内容杂,且需要各工作之间的相互衔接、相互配合,与企业其他部门的密切联系。只有进行合理的顶层“战略”设计、周详且个性化的“战术”安排,并与外部力量合作,将战略战术有效落地,才能开展有效的知识产权工作,才能最大限度的激发企业创新活力、提高企业竞争力、保护和运用企业智力成果、提高企业风险应对能力,进而为企业的高质量发展保驾护航。



文章来源:塞尔尼法务管理

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